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O dia a dia da Propriedade Intelectual compartilhado com você.

Conhecimento, tendências e novidades do universo da Propriedade Intelectual nas palavras da nossa equipe.



No final de 2023, o INPI divulgou nota técnica¹ detalhando a nova gestão das filas de exame técnico de patentes, trazendo importantes mudanças de entendimento do que há anos havia sendo praticado pelo Instituto.

A partir da publicação da nota, ocorrida em 19/12/2023, a organização da fila de exames foi significativamente alterada. Antes dessa data, a fila de exame levava em consideração a data de depósito do pedido de patente e, atualmente, com a mudança, leva-se em consideração a data do requerimento do exame do pedido de patente.

Antes de adentrarmos nos pormenores da mudança, é importante esclarecer o que é o chamado “requerimento de exame”.

A Lei da Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279/96) prevê, em seu art. 33, que o depositante ou terceiros interessados devem requerer o exame do pedido de patente no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido. Ainda, é importante destacar que o Art. 31 da LPI, também prevê que o exame da patente não será iniciado antes de decorridos 60 dias da publicação do pedido.

Noutras palavras, para que a patente seja analisada quanto ao cumprimento de seus requisitos de patenteabilidade, o depositante (ou o terceiro interessado), deverá obrigatoriamente solicitar ao INPI o exame da patente, por meio do pagamento de uma taxa, caso contrário o pedido será arquivado.

Assim, além do requerimento de exame ser mandatório para que o pedido não seja arquivado, o requerimento de exame também é especialmente importante quando levamos em consideração a importante previsão do art. 32 da LPI, que determina que para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações na redação do pedido até o requerimento do exame, desde que tais alterações não constituam acréscimo de matéria.

Assim, a data de realização do requerimento de exame dependia muito da necessidade ou não de modificações na redação da patente por parte do depositante. Outras definições estratégicas também eram utilizadas para determinar o melhor momento do requerimento de exame, como, por exemplo, a própria redução de custos iniciais com a patente.

Isso porque, antecipar as taxas de requerimento de exame, ainda que a redação da patente estivesse madura o suficiente, não trazia nenhuma vantagem ao depositante. A antecipação do pagamento das taxas para o requerimento de exame não fazia com que o processo fosse analisando antes pelo INPI, já que, como dito, a fila era organizada pela data do depósito do pedido de patente.

Não por outro motivo, que o INPI indicou que a média de prazo para dito requerimento era de 33,5 meses, contados da data de depósito, o que demonstra que os depositantes realmente optavam por aguardar o fim do prazo.

Independentemente das vantagens ou não do requerimento antecipado do exame da patente, a mudança da gestão das filas foi motivada principalmente pelo objetivo do INPI em manter a redução do backlog de patentes e em ter a análise técnica dos pedidos de patentes em 2 (dois) anos.

Com essa acelerada análise que se espera em 2 (dois) anos, o receio do Instituto é que se os depositantes continuarem solicitando o requerimento de exame próximo ao final do prazo, é possível que não tenham pedidos de patentes a serem examinados pelas divisões técnicas.

Nas palavras do INPI, “caso mantido o ritmo atual de requerimentos de exame técnico e de primeiras ações técnicas, estas divisões não terão novos pedidos para examinar entre os meses de março e setembro de 2024.” (item 16 da Nota Técnica SEI Nº 27/2023/INPI/DIRPA/PR).

Assim, a fim de solucionar o potencial desafio encontrado pelo INPI, realizaram benchmark internacional com outros escritórios de patentes, tomada pública de subsídios (onde 76% dos respondentes apoiavam a mudança da fila) e consulta à legislação.

Dessa forma, de acordo com o INPI, as vantagens da mudança são as seguintes: “a) encoraja os depositantes a solicitar o exame mais cedo para avançar na fila; b) oferece aos depositantes a capacidade de acelerar ou retardar o processo de exame conforme suas necessidades; c) permite que terceiros interessados acelerem o exame de pedidos de outros depositantes se necessário, ou optem por não o fazer; d) a prática de formar a fila a partir do requerimento de exame está em consonância com a experiência internacional.” (item 41 da Nota Técnica SEI Nº 27/2023/INPI/DIRPA/PR)

Sob o ponto de vista estratégico da gestão dos processos de patentes, deve-se buscar conciliar a agilidade na concessão da patente com a qualidade de sua redação. É essencial, portanto, priorizar redações sólidas e tecnicamente bem delimitadas para garantir a exploração e imposição dos direitos relacionados à patente.

¹Nota Técnica / SEI nº 27/ 2023 / INPI / DIRPA / PR

Publicado por: Fernanda Tissot
Data: Julho, 18 2024


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A indústria de videogames é caracterizada pela constante inovação, impulsionada pelo desenvolvimento de consoles e acessórios que proporcionam experiências de jogo cada vez mais imersivas.

Nesse cenário dinâmico, a proteção da propriedade intelectual desempenha um papel essencial e as marcas, os desenhos industriais e as patentes surgem como ferramentas fundamentais para garantir a exclusividade do nome, da estética, da função e da tecnologia destes produtos.

As marcas, que garantem a identificação da origem dos produtos e serviços, os desenhos industriais, que protegem os elementos visuais e ornamentais dos acessórios, bem como as patentes, que protegem as inovações tecnológicas e funcionais, trabalham em conjunto para salvaguardar grande parte da propriedade intelectual no segmento de videogames. Ou seja, desempenham papéis distintos, porém complementares, promovendo uma concorrência leal e estimulando a inovação contínua.

A Lei da Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279/96), além de prever que o uma das formas para garantir o desenvolvimento tecnológico e econômico do País é por meio da proteção da ´propriedade industrial, em sua recente alteração, também previu, de modo específico, a concessão de registro para jogos eletrônicos:

Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I – concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II – concessão de registro de desenho industrial;

III – concessão de registro de marca;

IV – repressão às falsas indicações geográficas; e

V – repressão à concorrência desleal.

VI – concessão de registro para jogos eletrônicos. (Incluído pela Lei nº 14.852, de 2024)

Entretanto, a desafio surge quando acessórios não autorizados, ou seja, aqueles não fabricados pelas desenvolvedoras oficiais ou suas parceiras autorizadas, inundam o mercado. Esses produtos abocanham uma grande fatia da receita do segmento, bem como ameaçam não apenas o direito à propriedade intelectual, mas também a integridade e segurança dos dispositivos.

Em regiões como o Brasil, esses acessórios ganham grande popularidade devido aos altos preços dos periféricos originais, antipáticos ao bolso do consumidor.

Nesta esteira, a decisão da Xbox de banir acessórios não autorizados produzidos por terceiros para o uso em seus consoles, destaca a importância dessas proteções de propriedade intelectual, bem como levanta questões acerca dos impactos dessa medida na indústria.

A referida medida visa não apenas conter a proliferação dos acessórios não autorizados, muitas vezes, produtos contrafeitos, mas também garantir a qualidade da experiência de jogo para seus consumidores, assegurando que apenas produtos que atendam aos padrões estabelecidos pela própria Xbox sejam compatíveis com seus sistemas:



Disponível em: https://support.xbox.com/pt-BR/help/family-online-safety/enforcement/unauthorized-controller

“Os relatos dos usuários mostram que o Xbox dá um prazo de duas semanas para bloquear o acessório ou controle. A mensagem de erro 0x82d60002 aparece assim que o produto é conectado. O texto ainda sugere que o usuário devolva o produto para a loja ou entre com contato com a fabricante.”

Com essa medida, além de proteger a sua própria intelectual, a Xbox fomenta o desenvolvimento de acessórios por seus parceiros autorizados, empresas com maior credibilidade frente ao público consumidor. Ao seguir as orientações de qualidade para o desenvolvimento dos periféricos, o parceiro autorizado recebe o selo “designed for xbox”:



Disponível em: https://www.xbox.com/en-US/designed-for-xbox

Mais do que isso, a ação está alinhada com os princípios que norteiam a proteção da propriedade intelectual, incentivando a produção de artigos com qualidade e protegendo não apenas o titular desses ativos, mas também o próprio usuário final, que contará com produtos que passaram pelo controle de qualidade de uma empresa com boa reputação em seu segmento de mercado.

Entretanto, embora essa ação tenha o objetivo de proteger a integridade dos consoles e garantir a qualidade da experiência dos jogadores, levanta também uma discussão sob o olhar direito do consumidor, que perde a possibilidade de escolher peças de outros fabricantes, compatíveis com o sistema da Xbox, levando em consideração preço e disponibilidade.

Ainda, quando adicionamos à essa equação o princípio da livre iniciativa, o abuso de poder econômico, a eliminação da concorrência e o debate sobre as chamadas “peças de reposição” – nos casos em que a desenvolvedora deixa de produzir controles compatíveis com seus consoles antigos – a discussão fica ainda mais complexa. Vejamos o que prevê a legislação:

Constituição Federal de 1988.

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica.

Art. 1º Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico.

Parágrafo único. A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por esta Lei.

Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: […]

IV – exercer de forma abusiva posição dominante.

§ 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:

I – acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, sob qualquer forma

a) os preços de bens ou serviços ofertados individualmente;

b) a produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens ou a prestação de um número, volume ou frequência restrita ou limitada de serviços;

c) a divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens ou serviços, mediante, dentre outros, a distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou períodos;

d) preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública; […]

XIX – exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca.

Código de Defesa do Consumidor.

Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.

Em última análise, a proteção da propriedade intelectual, seja por meio de marcas, desenhos industriais, patentes, entre outras formas de proteção, é crucial para fomentar a inovação sustentável e contínua da indústria de videogames e garantir a integridade dos produtos disponíveis no mercado, mas também põe na mesa uma importante discussão sobre necessidade de se equilibrar os interesses da indústria e dos consumidores.

Fontes:

https://www.theverge.com/2023/10/30/23938206/microsoft-xbox-controller-block-unauthorized-accessory-error-0x82d60002

https://tecnoblog.net/noticias/microsoft-passa-a-bloquear-acessorios-piratas-no-xbox/#:~:text=Entre%20os%20produtos%20banidos%20est%C3%A3o,trapa%C3%A7a%2C%20como%20o%20Cronus%20Zen.

Publicado por: Filipe Monteiro
Data: Julho, 04 2024


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O processo de fusões e aquisições (M&A) é caracterizado pela complexidade e estratégia, onde empresas buscam expandir, consolidar ou reestruturar suas operações, notadamente por meio da aquisição de empresas que possuem tecnologias estratégicas. No âmbito dessa dinâmica, a Propriedade Intelectual assume um papel crucial, exigindo uma análise minuciosa para assegurar a viabilidade a longo prazo da transação, uma vez que potenciais lacunas nos ativos da empresa adquirida podem resultar em diversos prejuízos, incluindo processos judiciais e a perda da proteção de inovações estratégicas.

Nos setores industriais, os ativos intangíveis, tais como patentes, marcas, desenhos industriais e softwares superaram propriedades e equipamentos como os itens mais valiosos no balanço empresarial, tornando-se fontes primárias de valor. Entretanto, apesar da crescente importância da propriedade intelectual como geradora de valor, muitas empresas ainda não reconhecem plenamente esse benefício econômico, tampouco compreendem os riscos associados à aquisição de empresas que eventualmente infringem propriedade intelectual de terceiros.

A due diligence é uma ferramenta jurídica importante para avaliar os riscos e oportunidades associadas a um investimento, como operações de M&A. Ao realizar a diligência prévia antes de realizar determinada operação societária, as organizações se posicionam melhor para proteger seus interesses financeiros e minimizar possíveis perdas. Assim, a verificação dos ativos que compõem a propriedade intelectual da empresa adquirida na fase de due diligence possibilita compreender a avaliação desses ativos, indo além da mera contabilidade financeira.

A primeira dimensão da due diligence reside na avaliação do valor intangível. Uma análise aprofundada deve determinar se os ativos de PI estão corretamente registrados, protegidos e em conformidade com as regulamentações aplicáveis. Isso é essencial para compreender a extensão do valor que a propriedade intelectual agrega à empresa alvo e, consequentemente, à transação como um todo.

A segunda dimensão consiste na identificação de riscos e responsabilidades potenciais, a partir da verificação de litígios pendentes relacionados à propriedade intelectual, violações de direitos de terceiros e questões de conformidade, permitindo que a parte adquirente avalie os riscos e desenvolva estratégias eficazes para mitigá-los.

Adicionalmente, a due diligence proporciona uma avaliação das estratégias de gestão e proteção da propriedade intelectual, permitindo à parte adquirente desenvolver estratégias futuras para garantir a sustentabilidade e competitividade desses ativos. Por exemplo, a retenção a longo prazo de determinadas patentes ou a possibilidade de obter receitas ao licenciar patentes para terceiros podem ser consideradas.

Dessa maneira, a Propriedade Intelectual na fase de due diligence em operações de fusões e aquisições (M&A) possibilita a identificação de potenciais riscos e responsabilidades, além de fornecer estratégias para a gestão e proteção desses ativos, possibilitando que as operações sejam realizadas com maior segurança jurídica, evitando surpresas desagradáveis para a parte adquirente.

Em síntese, a propriedade intelectual emerge como um ativo estratégico de grande importância na fase de due diligence em transações de M&A, permitindo que a parte adquirente tome decisões informadas, identifique e mitigue riscos potenciais, otimizando assim o valor da transação.

Publicado por: Carlos Maia
Data: Junho, 13 2024


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Durante o Congresso da INTA representando a Ritter Advogados em Atlanta, cidade natal da Coca-Cola, tive a oportunidade de conhecer o cofre que supostamente guarda a sua fórmula secreta. O cofre e diversas outras interações lúdicas ficam no complexo chamado “World of Coca Cola”.

A experiência imersiva se inicia com um emocionante vídeo de boas-vindas, daqueles que só o marketing da Coca-Cola sabe fazer, colocando a simplicidade do dia a dia em evidência, mostrando o “lado bom da vida” e o quanto a marca está presente em nosso cotidiano.

Ao longo da experiência somos convidados a provar os mais de 100 tipos de refrigerantes da Coca-Cola ao redor do mundo e toda a história da Coca-Cola é contada de forma interativa. No final da atração, já imersos no mundo da Coca-Cola, somos levados à loja oficial, contendo diversos produtos licenciados com a marca.

Mas e o que isso tem a ver com propriedade intelectual? Tudo! A fórmula da Coca-Cola, que é até hoje cobiçadíssima por seus concorrentes e que desperta curiosidade dos consumidores, segue em segredo desde sua criação em 8 de maio de 1886 pelo Dr. John Stith Pemberton, farmacêutico local, que combinou água gaseificada com o novo xarope que caiu no gosto dos locais e com o tempo, do mundo todo.

O segredo da fórmula guardado há mais de 130 anos é um grande case de sucesso da boa gestão da proteção do segredo de negócio.



Quer saber mais? Acesse: https://www.linkedin.com/pulse/voc%25C3%25AA-sabe-guardar-um-segredo-coca-cola-fernanda-tissot-oeryf

Publicado por: Fernanda Tissot
Data: Junho, 06 2024


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Considerando que a propriedade intelectual é um dos patrimônios mais valiosos de uma empresa, o desenvolvimento de uma metodologia de gestão de projetos visando o aproveitamento da proteção sobre criações de produtos e processos em ambientes de inovação, de modo a uniformizar os fluxos e procedimentos para obtenção e tratamento das inovações em matéria de tecnologias ou designs de produtos, pode servir como diretrizes para a tomada de medidas práticas geradas pelos atores em ambientes de inovação.

Assim, é imprescindível, para empresas que almejem se tornarem competitivamente diferenciadas, implementar uma rotina básica de capacitação dinâmica visando uma gestão e cultura de inovação, incluindo a realização de geração de ideias e soluções criativas de problemas por meio da conscientização de atores envolvidos no ambiente de inovação. O estímulo ao potencial criativo para a geração e a transformação de ideias em soluções técnicas funcionais ou design inovadores, possibilita, na prática, à conversão das inovações em ativos para as empresas, de modo que os esforços desenvolvidos na criação se concretizem em ganhos de produtividade e lucratividade.

Uma das formas de padronização de implantação de uma metodologia de gestão de projetos em ambientes de inovação se utiliza da aplicabilidade do conceito Business Process Management Notation (BMPN), podendo ser especificamente adotada como “técnica para modelar processos que envolvam a tomada de decisões”. Considerando parâmetros específicos de Propriedade Intelectual que possam estar envolvidos no fluxo de atividades da empresa, esse método permite uma modelagem essencial para o processo de tomada estratégica de decisões entre diferentes etapas envolvidas em um ambiente desejável de ciclo virtuoso de criação.

Por exemplo, na etapa de definição do escopo da criação, que usualmente envolve diversos atores no processo de criação, tais como projetistas de produto, departamento de P&D, marketing ou mesmo com auxílio de outros departamentos, tal como de consultoria complementar (seja interna ou externa), é importante ter a captura de informações relevantes de mercado disponíveis, por meio da realização de um monitoramento ou prospecção do mercado em busca de tendências em matéria de tecnologia ou design desenvolvidos pelos principais concorrentes.

Deste modo, por meio da gestão de projetos em ambientes de inovação, é possível estabelecer de modo padronizado e prático as etapas e fases básicas que deverão ser observadas pelos atores envolvidos no ambiente de inovação, para a tomada de ações e decisões estratégicas contidas em cada etapa. Tais informações permitirão, tanto a definição estratégica sobre o potencial de criação nova, original ou inventiva e a respectiva busca pela proteção de Direito, tornando-se um ativo real, quanto para uma publicação defensiva, realimentação do processo/ciclo de inovação, estabelecimento de novas parcerias externas, ou mesmo um licenciamento, em vista de eventual identificação de barreiras à produção e comercialização.

Publicado por: Luís Vieira
Data: Maio, 02 2024


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Em 18 de outubro de 2023 foi publicada a RESOLUÇÃO GIPI/MDIC Nº 8 que aprova o Plano de Ação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual – ENPI para o próximo biênio (https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-gipi/mdic-n-8-de-18-de-outrubro-de-2023-518452014)

Dentre um conjunto de ações que contribuam com a eficácia, eficiência e efetividade para alcance das metas que norteiam a ENPI, para o Plano de Ação 2023-2025, destacam-se as metas de obtenção de maior celeridade nas decisões em pedidos de patente (que sejam decididos em 3 anos contados da data do depósito), o estabelecimento do Brasil na 3ª posição entre os países em número de registros de marcas e na 11ª posição entre os países em número de depósitos de desenhos industriais (https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/plano-de-acao-da-enpi-preve-concessao-de-patentes-em-3-anos-ate-2025)

Colaborando nesse sentido, recentes mudanças estão sendo realizadas sob a coordenação do INPI, por exemplo, em relação aos Desenhos Industriais, o INPI vem se aprimorando em harmonia com a publicação da nova edição do Manual de Desenhos Industriais que estabelece aspectos técnicos e formais aos novos pedidos de registro, e à adesão do Brasil ao Acordo de Haia. Em recente versão de peticionamento de Desenhos Industriais, o INPI vem adotando um sistema adaptado para depósito simplificado de pedidos de Desenhos Industriais, incluindo a implantação do Sistema IPAS da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) ((https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/ipas-entra-em-producao-para-desenhos-industriais)

Ainda, de acordo com o INPI, entre outras ações também previstas pelo plano de ação da ENPI alinhadas às missões definidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), há outras iniciativas, tais como a realização de matchmaking em tecnologias verdes, ações para a promoção da diversidade dos usuários do sistema nacional de Propriedade Intelectual com mentorias específicas, fomento a iniciativas educacionais tendo o objetivo de disseminar a cultura da propriedade intelectual brasileira para públicos de diferentes níveis de formação (incluindo a continuidade ao programa PI nas Escolas, e propostas para o ensino fundamental, técnico e superior), e a criação de um núcleo de inteligência em Propriedade Intelectual que produzirá, a cada semestre, um estudo que contribua para a identificação de capacidades e tendências tecnológicas.

A adoção de todas essas atitudes é extremamente bem-vinda ao ambiente de mercado brasileiro, o qual possui papel de destaque e particular relevância mundial em se tratando de potencial, não só de exploração como de aproveitamento dos diversos benefícios socioeconômicos advindos da conscientização e respeito sobre o Direito da Criação.

Publicado por: Luís Vieira
Data: Novembro, 17 2023


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Alinhada com os conceitos estabelecidos pelo Manual de Oslo, referência internacional para o tema inovação e elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, a Financiadora de Estudos e Projetos – Finep atua concedendo recursos reembolsáveis e não-reembolsáveis a instituições de pesquisa e empresas brasileiras.

Além do usual apoio sobre diversas etapas do ciclo de desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo pesquisa básica, pesquisa aplicada, inovações e desenvolvimento de produtos, serviços e processos, a Finep também apoia a incubação de empresas de base tecnológica, a implantação de parques tecnológicos, a estruturação e consolidação dos processos de pesquisa, o desenvolvimento e a inovação em empresas já estabelecidas e o desenvolvimento de mercados http://www.finep.gov.br

Dentre diversas modalidades de programas de apoio e subvenção atualmente disponíveis e de modo recorrente, há o Programa de Apoio à Comercialização de Propriedade Intelectual, o qual visa conceder recursos de subvenção econômica para que empresas interessadas em adquirir ou licenciar patentes concedidas ou em processos de concessão vigentes, além de outros ativos de propriedade intelectual, ou seja, para projetos inovadores mesmo aqueles que envolvam risco tecnológico, desde que atendam a critérios específicos de aprovação.

Nesse conceito, em 15/09/2023 a Analista Andrea Leal – FINEP, com o apoio do Núcleo de prospecção e valoração da PROINOVA – UFSM, realizou um workshop sobre o edital FINEP de apoio à Comercialização de Propriedade Intelectual voltado para pesquisadores e empresas interessados em oportunidades de fomento para pesquisa e inovação, explanando e esclarecendo os diversos critérios envolvidos nesse edital, como resumidos a seguir.

A concessão de recursos de subvenção econômica, busca possibilitar que as empresas possam testar a viabilidade de produtos, processos e serviços inovadores que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho.

Empresas podem submeter mais de um projeto desde que compreenda uma Instituição Científica e Tecnológica (ICT) detentora da patente ou outro ativo de propriedade intelectual, a qual deverá, obrigatoriamente, acompanhar o desenvolvimento do projeto e fornecer subsídios para a realização das atividades que comprovem a viabilidade da tecnologia em nível comercial.

(Arranjo institucional de elegibilidade do Proponente ao Programa Propriedade Intelectual – Fonte Finep)

Despesas que podem ser subvencionadas pela Finep/FNDCT em cada proposta deverão, obrigatoriamente, enquadrar-se entre o mínimo de R$ 1.500.000,00 e o máximo de R$ 5.000.000,00, e dentro dos itens financiáveis (tais como serviços de terceiros, diárias e despesas com locomoção, pagamento de pessoal, obras e instalações material de consumo e equipamento, e material permanente), incluem-se as categorias de:

  • despesas para o desenvolvimento técnico e comercial da PI (EVTEs – Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica) – de modo a testar “provas de conceito” em ambiente operacional que possam reduzir a assimetria da informação, ou seja, permitir à empresa identificar qual o valor que aquele ativo de PI pode trazer em ambiente empresarial / industrial; e
  • eventuais custos de acesso a materiais e conteúdo da PI junto à ICT proprietária, como a consultoria para a realização da prova de conceito, incluindo participação dos pesquisadores associados à PI e suas equipes, em negociação com os NITs (Núcleos de Inovação Tecnológica) das ICTs ou estruturas equivalentes.



Valores Mínimos Percentuais de Contrapartida Financeira são exigidos no projeto de acordo com o porte de cada empresa beneficiária assim como outros fatores de habilitação e avaliação de mérito que se encontram disponíveis no regulamento e materiais de apoio ( http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/programas-e-linhas/finep-propriedade-intelectual )

Publicado por: Luís Vieira
Data: Setembro, 28 2023


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A partir de 2021, a Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China – CNIPA vem explorando maneiras de aprimorar a sua legislação de propriedade industrial. No entanto, somente em 13 de janeiro de 2023, o CNIPA divulgou os projetos de emendas à Lei de Marcas da China, buscando obter o feedback da opinião pública. Esse projeto representa a quinta revisão da lei de marcas chinesa desde sua promulgação em 1982 e tem como objetivo principal combater depósitos de má-fé, reforçar a exigência de uso efetivo das marcas e, em última instância, reduzir o significativo número de solicitações de registros de marcas. Atualmente, a versão em vigor é a lei revisada de 2019; no entanto, essa legislação ainda é considerada deficiente em diversas áreas.

A seguir, apresentamos as principais modificações propostas pela quinta emenda da lei, com base no estudo que realizamos até a data desta publicação do artigo:

ARTIGO 04

Conceito de “má-fé”

O novo Artigo 4 do projeto de emenda da Lei de Marcas da China reforça que qualquer pessoa natural, pessoa jurídica ou outra organização que precise adquirir o direito de usar exclusivamente uma marca em relação aos produtos ou serviços no curso das operações comerciais deverá solicitar o registro da marca junto ao Escritório de Marcas. Um pedido de registro de marca de má-fé com propósito de não a utilizar, será rejeitada.

De acordo com as Diretrizes de Exame e Julgamento de Marcas, um pedido de registro de má-fé será aquele que demonstrar o comportamento malicioso de ocupação inadequada de recursos de marcas e perturbação da ordem do sistema de registro de marcas, causando, por exemplo, o acúmulo de pedidos. Alguns solicitantes apresentam um número elevado de pedidos de registro de marcas sem a intenção de uso visando o lucro (por exemplo, com os benefícios inclusive monetários dos trâmites de cessão de marcas), o que pode caracterizar um pedido de má-fé

Conforme as Diretrizes de Exame e Julgamento de Marcas, as situações a seguir são categorizadas como pedidos de registro de má-fé:

  • Uma grande quantidade de pedidos de registro de marcas que claramente excede as necessidades normais do negócio e falta de intenção de uso que cause desordem ao sistema de registro de marcas;
  • A extensa cópia, imitação e plágio de marcas que já são conhecidas ou têm uma forte distintividade de múltiplas entidades que cause desordem ao sistema de registro de marcas;
  • O requerimento frequente para o registro de marcas específicas que já são conhecidas ou têm uma forte distintividade da mesma entidade, causando desordem ao sistema de registro de marcas;
  • Uma grande quantidade de pedidos de marcas idênticas ou similares a nomes corporativos de terceiros, nomes corporativos abreviados, nomes de comércio eletrônicos, nomes de domínios, nomes de produtos, embalagens, decorações, slogans publicitários conhecidos e distintivos, designs e outros sinais comerciais que têm uma determinada reputação;
  • Uma grande quantidade de pedidos de marca idênticas a nomes de indivíduos conhecidos, obras famosas ou nomes de personagens, bem como obras artísticas famosas e distintivas e outros recursos culturais públicos;
  • Uma grande quantidade de pedidos de marca idênticas ou similares a nomes de divisões administrativas, nomes de relevos naturais (ex: montanhas), nomes de pontos turísticos, nomes de edifícios e outros sinais;
  • Uma grande quantidade de pedidos de marca que sejam nomes genéricos, termos da indústria de bens e serviços designados, ou aplicações que carecem de distintividade e indicam diretamente a qualidade, ingredientes principais, funcionalidade, propósito, peso, quantidade e outras características dos bens ou serviços designados;
  • Uma grande quantidade de pedidos e transferências de marcas, com muitos cessionários diferentes, que cause desordem ao sistema de registro de marcas;
  • O requerente que tem o propósito de obter lucro inadequado, envolvendo-se em vendas em grande escala, coagindo o usuário anterior da marca ou outros envolvidos a cooperar comercialmente, exigindo altas taxas para transferência, taxas de licenciamento ou compensação por infração;
  • Outras circunstâncias que podem ser consideradas como solicitações de registro de marca por comportamentos desonestos, enganosos ou fraudulentos.



ARTIGO 05 (atual Artigo 4.1 e 3.1)

Readequação das disposições gerais e introdução à exigência e compromisso de uso

O mencionado artigo ajusta as disposições gerais relacionadas ao titular do pedido de registro e aos direitos a ele pertinentes, incluindo disposições gerais sobre o uso da marca. Abaixo segue a redação do Artigo 4.1, com destaque para as inclusões e melhorias propostas no Artigo 5:

Redação Artigo 4.1 (4ª Emenda) Redação Artigo 5 (Proposta 5ª Emenda)
“Any natural person, legal entity or other organization intending to acquire the exclusive right to use a trademark for the goods or services in production and business activities, shall file an application for registration of the trademark with the Trademark Office.” “Any natural person, legal entity or unincorporated organization intending to acquire the exclusive right to a trademark to use or commit to use on the goods or services in production and business activities, shall file an application for registration of the trademark with the Intellectual Property Administrative Department of the State Council. A trademark approved by the Intellectual Property Administrative Department of the State Council is a registered trademark, and the trademark registrant enjoys the exclusive right to use the trademark and be protected by law.”

O Artigo 05 também adotaria a exigência de que os depositantes de marcas solicitem somente as marcas que estejam sendo utilizadas ou que o depositante se comprometa a usar no comércio no momento do pedido.

Para tanto, similar à prática americana, após 05 anos contados da data da concessão (Artigo 61), uma declaração de uso seria exigida e se porventura o titular da marca não apresentar tal declaração, a marca será considerada abandonada e cancelada pelo CNIPA, não senão possível o redeposito da marca no prazo de 01 ano após o cancelamento da marca (Artigo 21) – similar à prática árabe cujo prazo para redeposito é de 05 anos.

O CNIPA pode providenciar inspeções aleatórias da autenticidade da declaração e pode exigir que o proprietário da marca complemente as evidências de uso arquivadas. A penalidade por apresentar declarações falsas seria o cancelamento da marca.

ARTIGOS 14 e 21 (atual Artigo 9.1)

Proibição de apresentação sobreposta de pedido de registro de marca

Os Artigos 14 e 21 da proposta de emenda também introduzem o princípio de impedir o registro duplicado, o que significa que se uma pessoa apresentar pedidos de registro sobrepostos, no intuito de registrar a mesma marca, para os mesmos produtos, a solicitação mais recente será rejeitada após o registro da solicitação anterior ser confirmado. O objetivo final é, mais uma vez, aprimorar a eficiência das autoridades de administração de marcas.

Um destaque deve ser feito para o parágrafo 2º do Artigo 21 da proposta que estabelece exceções ao dispositivo anterior da seguinte forma:

“(1) quando foram feitas melhorias menores com base na marca anterior que foi efetivamente utilizada, para as necessidades de produção e operações comerciais, e o requerente pode explicar as diferenças; (2) quando a marca anterior não foi renovada por motivos não atribuíveis ao requerente; (3) quando a marca anterior foi arquivada devido à falha em fornecer explicação de uso a tempo, mas a marca anterior foi efetivamente utilizada; (4) quando a marca anterior foi cancelada devido à falta de apresentação de evidências de uso no procedimento de cancelamento por falta de uso em três anos consecutivos, cujas razões não são atribuíveis ao requerente, mas a marca anterior foi efetivamente utilizada; (5) quando a marca anterior foi declarada inválida devido ao conflito com quaisquer direitos ou interesses anteriores de terceiros, mas tais direitos ou interesses já não existem; (6) quando existem outras razões justificadas para a requerer um pedido de registro duplicado ou em situações de prorrogação de registro da marca”.

ARTIGO 18

Proteção de Marcas Notoriamente Conhecida e proteção contra diluição

O Artigo 18 busca introduzir restrições em relação à utilização de qualquer cópia, imitação ou tradução de uma marca notoriamente conhecida, não registrada na China, no contexto de produtos idênticos ou similares. Além disso, também proíbe o uso de cópias, imitações ou traduções de marcas notoriamente conhecidas em produtos diferentes.

No que concerne à categoria de “marcas notoriamente conhecidas” no segundo parágrafo, esta Proposta de Emenda eliminou o qualificador “registrado na China” no artigo correspondente da atual Lei de Marcas. Em outras palavras, o âmbito de proteção oferecido no referido parágrafo foi expandido para abranger “marcas notoriamente conhecidas não registradas na China”.

Pertinente a salvaguarda contra diluição, tal disposição adicional foi inserida no terceiro parágrafo do Artigo 18 da Proposta de Emenda:

“Quando a marca em utilização ou sujeita a solicitação de registro consistir em uma cópia, imitação ou tradução de outra marca notavelmente reconhecida pelo público em geral e for suficiente para induzir o público relevante a acreditar que a marca está fortemente vinculada à marca notavelmente reconhecida, resultando assim na diminuição dos elementos distintivos da marca notavelmente reconhecida, prejudicando a reputação da marca notavelmente reconhecida ou explorando indevidamente a reputação da marca notavelmente reconhecida, o seu uso será proibido e nenhuma solicitação de registro será autorizada.”

ARTIGO 22

Prevenindo situações caracterizadas como má-fé

O novo artigo 22 contém uma lista de circunstâncias que serão presumidas pelo CNIPA e pelos Tribunais para indicar que um pedido é feito de má-fé. Isso fará com que esses pedidos sejam rejeitados ex officio pelo CNIPA na fase de exame ou em oposições. Os pedidos que forem caracterizados como protocolos de má-fé poderão, agora, servir como base para uma reivindicação de indenização por parte do titular da marca que foi, eventualmente, prejudicado e os dados do processo assim como o motivo do arquivamento por má-fé será público para que novos titulares tomem ciência e que fiquem proibidos de solicitar marcas nas mesmas circunstâncias.

As novas emendas propostas também delineiam as penalidades por violação das disposições do Artigo 22. De acordo com o Artigo 67 das emendas propostas, envolver-se em qualquer um dos comportamentos mencionados acima pode resultar em uma advertência e uma multa de até RMB 50.000. Em casos graves, pode ser imposta uma multa de RMB 50.000 a RMB 250.000. Qualquer lucro obtido ilegalmente também será confiscado.

A seguir estão exemplos de comportamentos caracterizados como “má-fé” pelo CNIPA no seu Artigo 22 do projeto de emenda de lei:

  • Solicitar muitos pedidos de marcas sem a finalidade de uso (especificamente artigo 22.1);
  • Solicitação de pedido de marca de forma enganosa ou outro meio impróprio;
  • Solicitação de pedido de marca que atente contra interesses nacionais, interesses sociais públicos, ou tenha outros efeitos adversos graves;
  • Violar o disposto no Artigo 18 (proibir a cópia, imitação ou tradução de marca notória), Artigo 19 (impedir que agentes ou representantes protocolem as marcas do titular ou representado em nome próprio sem autorização) e Artigo 23 (restringir o pedido de marca que já exerça certo grau de influência), por vez que prejudica os direitos ou interesses jurídicos de terceiros ou busca interesses ilegítimos;
  • Solicitação de pedido de marca de forma maliciosa.

ARTIGO 37

Revogação de publicações em Diário Oficial relacionado à Aprovação Preliminar

Antes da aprovação do pedido de registro de uma marca, se o CNIPA constatar que uma marca que tenha sido preliminarmente aprovada viola as disposições do Artigo 15 da lei atual, poderá revogar a publicação do Diário Oficial e reexaminar o referido pedido.

ARTIGO 39

Redução de prazos e extinção do procedimento de recurso

Na minuta do Artigo 39 está prevista a redução do período de oposição de 03 meses para 02 meses. Além disso, o maior ajuste seria quanto à revogação total dos procedimentos de recursos administrativos atualmente disponíveis contra decisões de oposição.

Ao aplicar o Artigo 39, o único recurso disponível para um titular de marca cujo pedido é rejeitado pelo CNIPA em um processo de oposição seria interpor um recurso diretamente no Tribunal de Propriedade Intelectual de Pequim. Esta alteração visaria agilizar o procedimento de análise de marca e melhorar a eficiência do Escritório de Marcas local, pois consolidaria os trâmites de exame no CNIPA e recursos diretamente nos Tribunais.

Em referência aos prazos, a parte oposta que deseja se manifestar da decisão emitida pelo CNIPA em sede de oposição pode apresentar um processo ao Tribunal de Propriedade Intelectual de Pequim dentro de 30 dias a partir da data de recebimento da decisão. O tribunal notificará o oponente para participar dos procedimentos como terceira pessoa.

ARTIGO 42 (atual Artigo 35.3)

Manutenção de decisões anteriores ao Tribunal de Propriedade Intelectual de Pequim

A redação do artigo 42 estabelece que quando os Tribunais Populares (ou seja, o Tribunal de Propriedade Intelectual de Pequim ou o Tribunal Superior de Pessoas de Pequim) revisarem um recurso, indeferimento ou uma questão de invalidação com base em direitos anteriores, uma subsequente alteração no status da marca anterior relevante não afetará a revisão pelo Tribunal Popular “a menos que o princípio da equidade seja flagrantemente violado”.

Em outros termos, o artigo 42 versa que o status dos direitos anteriores da marca no momento em que o CNIPA decidiu um específico assunto, terá precedência sobre uma alteração posterior no status da marca em questão, a menos que isso resulte em um resultado flagrantemente injusto. Ainda, de acordo com a prática atual, os examinadores da CNIPA têm certo grau de discrição para adiar a revisão

Um dos pontos de atenção é que neste tópico seriam necessários maiores esclarecimentos sobre quais as exceções contempladas pela adoção do “princípio da equidade” e como isso afetaria a prática.

ARTIGOS 45 e 46

Cessão das marcas obtidas de má-fé como direito legítimo do titular interessado

Os novos Artigos 45 e 46 oferecem vários benefícios a um titular genuíno de uma marca, a começar pela possibilidade de aquisição de uma marca que tenha sido requerida de forma desleal. Atualmente, o pedido de registro de terceiro fica exposto a oposições e ações de cancelamento por falta de uso, medidas que seguirão em vigor e sem planejamento de alterações, todavia tais os artigos garantiriam a cessão de marca ao titular interessado ao invés de apenas invalidar os processos – como é praticado atualmente.

Neste trâmite, a marca exposta ficaria sobrestada até a conclusão da transferência pois somente no deferimento da cessão é que o legítimo titular terá possibilidade de utilizá-la. A proposta acrescenta que a cessão não será concedida se a marca cedida provoque confusão de mercado ou outros efeitos adversos, e nesses casos a marca seria simplesmente cancelada tal qual dispõe a lei atual.

  • Uso de marcas de alto renome;
  • Situações em que se detecte claramente infração de direitos anteriores de terceiros;
  • Situações em que o titular ou o representante legal não tenha capacidade legal para protocolar um pedido de registro dentre outros poderes correlacionados ao trâmite de registro de marca.

ARTIGO 48

Efetividade das Declarações de Anulação

O artigo em questão amplia a disposição presente no Artigo 47 vigente, confirmando que o uso de uma marca registrada, posteriormente declarada inválida, sujeita-se a sanções administrativas por infração nos termos do novo Artigo 74.2, quando tal uso infringir os direitos registrados de terceiros, e o titular do registro ou seu licenciado agir de má-fé.

ARTIGO 50

Instauração do “período de quarentena”

Este artigo expande a versão atual do próprio Artigo 50, ao confirmar que um “período de quarentena” de 01 ano será aplicado ao registro de marcas que sejam idênticas ou semelhantes a marcas registradas que tenham sido canceladas nos itens III, IV e V do Artigo 49 (Capítulo VI sobre o Controle Administrativo do Uso de Marcas), canceladas por violação da proibição de alteração unilateral conforme o Artigo 64, revogadas por não apresentar evidências de uso de acordo com o Artigo 61, ou que não estejam sujeitas a renovação dentro do prazo após o término do período de registro.

ARTIGO 61

Declaração de uso

Este artigo descreve que o titular do registro de marca deverá fazer uma declaração ao CNIPA dentro de 12 meses, a cada cinco anos após o registro da marca. Isso inclui informações sobre o uso da marca em produtos aprovados ou razões justificáveis para não utilizá-la. Se nenhuma declaração for feita no prazo, o CNIPA notificará o titular.

Se o titular não fizer uma declaração em seis meses após a notificação, a marca será considerada abandonada e será cancelada pelo CNIPA.

ARTIGO 62 (atual Artigo 59)

Exceções ao Direito de Proibição

O detentor do direito exclusivo de uso de uma marca não tem autorização para proibir terceiros de realizar as seguintes ações, desde que estejam em conformidade com práticas comerciais:

  • Utilizar o próprio nome e endereço de boa-fé;
  • Utilizar nomes de locais geográficos, nome genérico, gráficos, modelos, termos técnicos ou outros sinais relacionados à descrição da mercadoria contida na marca registrada, para descrever o tipo, natureza, qualidade, função, uso, peso, quantidade, valor, origem e outras características da mercadoria;
  • Utilizar a marca registrada apenas para indicar a função, o público-alvo ou o cenário de aplicação, exceto quando isso possa induzir o público a erro.li>

ARTIGOS 83 e 84

Direito à compensação civil

Observando o disposto nos Artigos 83 e 84 da proposta de emenda, qualquer envolvido que sofra prejuízos resultantes de um pedido de má-fé poderá entrar com um processo judicial no tribunal competente e pleitear compensação. Além disso, a lei explicita pela primeira vez que “as despesas razoáveis pagas pela referida parte para conter o pedido de má-fé” serão incluídas nos cálculos compensação.

Os Artigos 83 e 84 ainda estabeleceriam um sistema de litígios de Propriedade Industrial para interesses públicos, ou seja, casos em que a intervenção seria realizada pelo Ministério Público. Se um pedido de registro eventualmente prejudicar os interesses do estado, os interesses públicos da sociedade ou causar efeitos significativamente desfavoráveis, o Ministério Público deverá entrar com um processo de acordo com a lei.

Pelo que se nota, as modificações buscam evitar e penalizar os usos de má-fé, o que pode trazer ainda mais investimentos e segurança a tais investimentos estrangeiros na China.

Fontes:

Disponível em: CHINA NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION. Circular of China National Intellectual Property Administration on Seeking Public Opinions on the Draft Amendment to the Trademark Law of the People’s Republic of China (Draft for Comments). China: CNIPA, 2023. Acesso em: 15 de julho de 2023.

Disponível em: EMBAIXADA DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. Guidelines on Trademark Protection and Enforcement in China. China: GB China Embassy, 2021. Acesso em: 22 de junho de 2023.

Disponível em: NATIONAL PEOPLE’S CONGRESS. Database of Law and Regulations: Trademark Law of the People’s Republic of China. China: NPC, 2007. Acesso em: 01 de agosto de 2023.

Disponível em: XU, Liang. New Trends, New Possibilities: A Comment on the Proposed Fifth Amendment to China’s Trade Mark Law; GRUR International, publicado me 09 de agosto de 2023. Acesso em: 15 de agosto de 2023.

Publicado por: Emillene Silva
Data: Setembro, 26 2023


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We are delighted to announce that Fernanda Tissot and Filipe Monteiro will be representing Ritter Advogados at the highly anticipated 2023 AIPPI World Congress. The prestigious event is scheduled to take place in October, from the 22nd to the 25th, at the Hilton Istanbul Bomonti Hotel in İstanbul, Turkiye.

The event marks a significant moment for the firm, as it will be its very first participation in the AIPPI World Congress. Fernanda and Filipe are eager to immerse themselves in this gathering of intellectual property industry leaders, where they will have the opportunity to gain insights into the latest updates and trends.

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Temos o prazer de anunciar que a nossa sócia Fernanda Tissot e o nosso advogado Filipe Monteiro representarão a Ritter Advogados no aguardado Congresso Mundial da AIPPI 2023. O evento está programado para acontecer em outubro, dos dias 22 ao 25, no Hilton Istanbul Bomonti Hotel em Istambul, Turquia. A primeira participação no Congresso Mundial da AIPPI será um marco na história do escritório. O encontro com líderes do segmento da Propriedade Intelectual e o contato com as últimas atualizações e tendências do mercado certamente contribuirão para o crescimento da Ritter Advogados.

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Publicado por: Ritter Advogados
Data: Setembro, 21 2023


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Em 2017, quando o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI publicou a Instrução Normativa nº 70/2017, que passou a vigorar em 01/07/2017, estávamos diante de modificações importantes no sentido de desburocratizar o registro e averbação de contratos.

Dentre tais alterações, a mais importante foi a inclusão de uma nota informativa nos certificados, com o seguinte conteúdo “O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior”, o que significa dizer que o INPI passou a não intervir nas questões de “mérito” dos contratos a serem averbados ou registrados, não interferindo, por exemplo, nas cláusulas que versassem sobre remuneração contratual, vinculação entre as empresas (cedente ou cessionária), período de dedução fiscal, dentre outras. Noutras palavras, o INPI passou a não observar os contratos sob a luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital, o que era feito de forma muito criteriosa até a entrada em vigor da Instrução Normativa nº 70/2017.

Assim, o INPI passou a analisar apenas as condições gerais de admissibilidade dos contratos, examinando a existência de eventuais anterioridades (ou seja, se havia contratos já averbados ou registrados com o mesmo conteúdo e objeto), e se contratos de fornecimento de tecnologia e assistência técnica estavam enquadrados no art. 211 da Lei da Propriedade Industrial. De toda forma, as disposições da Lei 8383/91, Portaria 436/1958 e Lei 4131/62 continuam vigentes e sua observância deveria ser analisada pelo Banco Central e pelo banco operador.

Pois bem. E o que há de novo após 2017? Vejamos abaixo os principais pontos.

Os impactos do Novo Marco Cambial (Lei nº 14.286/2021)

A Lei nº 14.286/2021 passou a vigorar em 30/12/2022 e trouxe importantes avanços, como a possibilidade de pessoas físicas operarem diretamente no mercado de compra e venda de moedas além da simplificação das transferências internacionais.

Para os contratos de transferência de tecnologia, a nova Lei Cambial revogou a necessidade de averbação ou registro dos contratos junto ao o INPI e sua respectiva apresentação ao BACEN, para pagamento de valores ao exterior a título de royalties, sendo necessária, contudo, a comprovação do pagamento dos impostos devidos na transação.

Além disso, não há mais a limitação dos valores das remessas de royalties entre empresas relacionadas, o que sempre foi um grande impasse nos contratos de transferência de tecnologia, que estavam submetidos aos percentuais máximos estabelecidos pela Portaria/MF nº 436/58. Pela Portaria, o limite de remessa entre partes relacionadas era o mesmo estabelecido como limite de dedutibilidade fiscal do IRPJ.

No entanto, apesar dos grandes avanços, é importante destacar que para que este desembolso possa ser considerado como valor a ser deduzido no cálculo do lucro real, a necessidade de registro/averbação perante o INPI persiste.

Noutras palavras, para fins de dedutibilidade fiscal, a necessidade de registro ou averbação dos contratos de transferência de tecnologia junto ao INPI ainda se faz necessária.

Deliberações do INPI a respeito de contratos de transferência de tecnologia: flexibilização e normatização | Portarias nº 26 e 27/2023

No dia 03/01/2023, o INPI declarou a sua intenção de flexibilização da análise de contratos de transferência de tecnologia. Dita declaração foi motivada por um documento encaminhado pela Licensing Executive Society – LES Brasil em conjunto com a International Chamber of Commerce – ICC-Brasil, reivindicando aprimoramentos e alterações de entendimento do Instituto em alguns pontos.

Assim, segue, resumidamente, o que foi solicitado e o que foi decido pelo INPI:

Reivindicado pela LES/ICC: Remoção da obrigatoriedade de notarização e apostila/legalização das assinaturas estrangeiras e aceite de assinaturas digitais sem certificado ICP-Brasil, com dispensa também da necessidade de e-notarização e e-apostila.

O que será adotado pelo INPI: Decidiu-se que, nas situações que envolvem a utilização de assinatura digital, não será mais exigido o apostilamento/legalização consular. Nos demais casos, permanece a necessidade de apostilamento/legalização consular. Cumpre informar que a Procuradoria Federal Especializada do INPI, firmou entendimento acerca da viabilidade da admissão de assinaturas digitais com processo de certificação emitido pela ICP-Brasil, bem como a possibilidade de aceitação de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, ainda que utilizados certificados emitidos por outras entidades, na forma do artigo 10 da MP n º2.200-2/2001, conforme critérios em avaliação. Foi decidido que serão iniciados de imediato procedimentos para a implementação dessa decisão.

Reivindicado pela LES/ICC: Remoção da obrigatoriedade de rubrica em todas as páginas.

O que será adotado pelo INPI: Decidiu-se que, o procurador do requerente da averbação ou registro deve declarar, via formulário eletrônico, responsabilizar-se pela veracidade tanto das informações prestadas quanto dos documentos juntados. Irão implementar de imediato as mudanças nos formulários eletrônicos, devendo-se, também de imediato, abolir a obrigatoriedade das rubricas. Acordou-se também que, enquanto a mudança nos formulários não for realizada, será exigida uma declaração do procurador do requerente, anexada à petição a ser protocolada no INPI, em que ele atesta a veracidade das informações e dos documentos apresentados, sob as penas da lei.

Reivindicado pela LES/ICC: Remoção da obrigatoriedade de inserção de duas testemunhas quando o contrato prevê uma cidade brasileira como local de assinatura.

O que será adotado pelo INPI: Acatou-se a remoção da obrigatoriedade da inserção de duas testemunhas, ficando facultado às partes.

Reivindicado pela LES/ICC: Remoção da necessidade de apresentação de estatuto, contrato social ou ato constitutivo da pessoa jurídica e última alteração sobre objeto social consolidada e representação legal da pessoa jurídica da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou residente no Brasil.

O que será adotado pelo INPI: Acatou-se a sugestão e o sistema será atualizado para retirada de tal obrigatoriedade.

Reivindicado pela LES/ICC: Pedido de Aceitação inequívoca do licenciamento de tecnologia não patenteada – também conhecido como licenciamento de know-how.

O que será adotado pelo INPI: INPI confirmou a aceitação desta modalidade contratual.

Reivindicado pela LES/ICC: Retirada da impossibilidade de pagamento de royalties por pedidos de patentes, de DI e de marcas.

O que será adotado pelo INPI: O INPI decidiu que não serão criados obstáculos que possam inviabilizar pagamentos pactuados entre as partes contratantes quando do registro e averbação de contratos que versem sobre patentes, desenhos industriais e marcas. Destaque-se que dita conclusão já foi objeto de posicionamento jurídico referente aos pedidos de marcas. Assim, decidiu-se que será encaminhada consulta à Procuradoria Federal do INPI sobre a possibilidade da extensão desse entendimento para patentes, desenhos industriais e demais ativos de PI, no que couber. Assim, para marcas, a data a ser considerada como termo inicial para o item “Prazo de Vigência Declarado no Contrato”, constante do certificado emitido pelo INPI, deve ser a declarada no próprio contrato submetido à averbação perante a Autarquia.

Note, contudo, que na semana seguinte ao informativo proferido pelo INPI, ou seja, dia 10/01/2023, emitiu-se novo comunicado, informando o que segue:

Em face a publicação da ata de Reunião de 28/12/2022 no dia 03/01/2023, esclarecemos que as deliberações ali constantes necessitam de revisão normativa, portanto até que sejam publicadas as normas atualizadas, estão em vigor as normativas relativa a matéria de averbação e registro de contratos.

Ainda, o INPI também publicou o entendimento que deverá ser adotado sobre a possibilidade de se realizar a remessa de royalties por pedidos de registro de marcas. Esta é uma grande mudança, visto que até hoje só eram aceitos contratos de licenciamento de pedidos de registro de marca caso fossem gratuitos. Neste cenário, caso fossem onerosos, somente se podia realizar pagamentos após a concessão da marca e não havia a possibilidade de remessa retroativa, como acontecia no caso de patentes.

Assim, recomendou-se a revogação ou revisão dos artigos abaixo da Resolução nº 199/2017 do INPI:

Art. 13. O campo Prazo de Vigência Declarado do Contrato no Certificado de Averbação ou de Registro obedecerá à vontade das partes no contrato, observados os seguintes aspectos: § 3º O prazo de início da averbação dos pedidos que se tornaram Registro de Marca será a contar da data de publicação do deferimento da expedição do Certificado de Registro de Marca na Revista da Propriedade Industrial;

Art. 14. Nos contratos de licenciamento de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia, o campo Valor Declarado do Contrato no Certificado de Averbação ou de Registro será o valor declarado do contrato, observando o seguinte aspecto:

V – A alteração do Valor Declarado do contrato constante no Certificado de Averbação ou de Registro será por apresentação de termo aditivo ao Contrato por meio de petição para emissão de um novo Certificado de Averbação ou de Registro, exceto o aplicado ao § 4º do artigo14, do Anexo desta Resolução.

Dessa forma, atendendo aos anseios da normatização do que foi decidido pelo INPI, em 11/07/2023, o Instituto publicou as Portarias nº 26 e 27/2023, que alteram os aspectos formais e técnicos mencionados acima, trazendo maior segurança jurídica aos que requerem a averbação ou registro de contratos de transferência de tecnologia.

Para ter acesso à integra das Portarias, clique clique aqui.

Os impactos da Medida Provisória nº MP 1.152/2022, agora convertida em Lei (Lei nº Lei nº 14.596/ 2023)

A Lei nº 14.596/2023 (advinda da MP 1.152/22) deverá entrar em vigor em 01/01/2024 ou, caso opte-se, ainda no ano-calendário de 2023, contudo, a Receita Federal ainda não informou como se dará esta opção, conforme era previsto no art. 46, § 2º da MP e agora previsto no art. 45 da, § 2º da Lei nº 14.596/2023 .

Dita MP vem em boa hora para alterar a legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoa Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, dispondo sobre as regras de preços de transferência, em linha com os padrões mundiais previstos pela OCDE.

Ademais, a MP agora convertida em Lei, trouxe novas regras de transfer pricing abrangendo royalties e transações com partes relacionadas no exterior. Em resumo, as mudanças mais relevantes previstas para janeiro de 2024 são as seguintes:

o Para operações internacionais envolvendo o pagamento de royalties entre empresas relacionadas, será adotado um dos 5 métodos de transfer pricing, quais sejam: PIC – Preço Independente Comparável, PRL – Preço de Revenda menos Lucro, MCL – Custo mais Lucro, MLT- Margem Líquida da Transação, MDL – Divisão do Lucro. Pode-se, segundo a MP, adotar outros métodos, desde que a metodologia alternativa adotada produza resultado consistente com aquele que seria alcançado em transações comparáveis realizadas entre partes não relacionadas.

o As margens fixas da Portaria/MF nº 436/58 não serão mais aplicáveis.

o Previsão expressa do princípio arm’s length para o cálculo do IRPJ e CSLL (ou seja, as condições de uma transação entre partes relacionadas, devem ser as mesmas daquelas adotadas entre partes independentes).

o Remessas para paraísos fiscais não serão dedutíveis.

Como visto, de 2017 para cá, muitas modificações impactarão os contratos de transferência de tecnologia no sentido de simplificar e desburocratizar as transações. Esses impactos certamente serão observados na prática e devem fomentar o desenvolvimento econômico do Brasil.

Publicado por: Fernanda Tissot
Data: Julho, 13 2023


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